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Wie Startups proaktiv teure Markenrechtsstreitigkeiten vermeiden können

Viele Startups verpassen es, frühzeitig eine Marke anzumelden. Dies liegt meist an zwei Gründen:

(1) Depriorisierung in Relation zu anderen operativen Aufgaben, oftmals auch aufgrund fehlenden Wissens zu Wichtigkeit und Prozess der Markenanmeldung

(2) Vermeidung der anfallenden Kosten einer Markenanmeldung (min. 300 EUR)

Eine Markenanmeldung sollte von Anfang an eine wichtige Rolle spielen. Nur so können Startups sicherstellen, dass kein anderer die Wort- oder Bildmarke für eigene Produkte oder Dienstleistungen nutzen darf. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Im Rahmen der Markenanmeldung wird eine Kollisionsprüfung durchgeführt, wodurch mögliche zeit- und kostenintensive Konflikte mit bereits registrierten Marken frühzeitig verhindert werden können.

Dr. Ruben A. Hofmann, Partner für IP-Recht bei Heuking Kühn Lüer Wojtek und xdeck-Experte für das Thema Markenrecht, beantwortet konkrete Fragestellungen von Startups.

Macht es Sinn eine Marke zunächst privat anzumelden und später (nach >1 Jahr Halteperiode) an die Firma zu verkaufen, um steuerliche Vorteile zu haben?

Dr. Ruben A. Hofmann: Bei der Markenanmeldung kann der Antragsteller frei bestimmen, wer Inhaber sein soll. Normalerweise meldet man die Marke auf die Gesellschaft an, bei Startups meist eine UG bzw. eine GmbH. Jeder Gründer hat aber auch die Möglichkeit, die Marke persönlich auf sich selbst anzumelden.
Warum kann das sinnvoll sein? Es lassen sich zum Beispiel Konstellationen schaffen, in denen der Gründer seinerseits einen Markenlizenzvertrag mit der Gesellschaft schließt. Hierbei räumt er der Gesellschaft das Recht ein, die Marke zu nutzen. Im Gegenzug bekommt der Gründer Lizenzzahlungen. Dies ist eine alternative Möglichkeit, um sich eine Art von Gründergehalt auszuzahlen. Steuerlich sind dies dann Betriebskosten bei der GmbH bzw. der UG.

Fazit: Es kann durchaus Sinn machen, eine Marke privat anzumelden und später an die Firma zu verkaufen, um steuerliche Vorteil zu nutzen. Allerdings ist es ratsam, dies mit dem Steuerberater zu besprechen und individuell bewerten zu lassen. Faktoren, die bei der Bewertung eine Rolle spielen, sind zum Beispiel die gewählten Strukturen des Startups.
Wir empfehlen typischerweise, dass man alle IP-Rechte, also auch die Marke, in der Gesellschaft belässt. Das ist der übliche Weg und die einfachste Konstruktion.

Gesetzt dem Fall, ich hätte in einem Land erfolgreich eine Wortmarke eintragen lassen: Kann ich dann die jeweilige Domain mit dem Namen einklagen, sofern der Domain-Besitzer selbst keine Marke eingetragen hat?

Dr. Ruben A. Hofmann: Marken werden immer in der Relation zu bestimmten Produktkategorien und Dienstleitungen geschützt. Das bedeutet: Ich schütze eine Marke beispielsweise für Bekleidungsstücke oder für eine Software. Eine Domain hingegen ist erstmal absolut bzw. neutral. Ob eine Domain mit dem Namen der Marke meine Markenrechte verletzt, hängt maßgeblich davon ab, welche Inhalte auf der Domain vorgehalten werden. Es gibt kein pauschales Recht, die Übertragung der Domain einzufordern. Ich kann nur fordern, dass es unterlassen wird, dass auf dieser Domain meine Markenrechte verletzt werden.

Fazit: Es kommt immer darauf an wofür die angemeldete Marke geschützt ist und was auf der Domain passiert.

Wie wichtig ist die Registrierung der Marke in anderen Ländern? Ist es anzuraten direkt schon zu Beginn die Marke beispielsweise in den USA schützen zu lassen? Oder kann man das auch erst später vor möglichem Markteintritt in das Land machen? Wie ist das übliche und empfohlene Vorgehen? Wie hoch sind die Risiken?

Dr. Ruben A. Hofmann: Hier muss man abwägen: Rechtssicherheit gegen Kosten.
Marken werden grundsätzlich national geschützt. Das Startup hat die Möglichkeit, eine deutsche, eine Unionsmarke (gilt in der europäischen Gemeinschaft), oder auch eine amerikanische Marke anzumelden. Wenn ich in mehreren Ländern eine Marke anmelde, kostet das jedoch auch viel Geld. Hier muss man als Startup abwägen, in welchem Land man sich mit seiner Marke positionieren möchte. Grundsätzlich kann man die Marke auch später jederzeit anmelden, hier besteht allerdings ein Risiko. Wenn die Marke bekannt wird, kann ein Dritter die Marke in einem anderen Land anmelden, wo das Startup selbst noch nicht aktiv ist. Oftmals muss die Marke bei einem geplanten Markteintritt dann vom Markeninhaber abgekauft werden. Im Markenrecht gilt der Grundsatz des Prioritätsprinzips (First come, first serve).

Fazit: Man muss als Startup abwägen, wie groß die Chancen sind, dass man mit der Marke in ein anderes Land eintritt. Kommt das Startup zu dem Entschluss, dass es zeitnah mit der vorhandenen Marke in ein anderes Land eintreten wird, sollte eine Markenanmeldung zügig vorgenommen werden. Dies sollte man jedoch so kosteneffizient wie möglich gestalten (z.B. über eine Unionsmarke, die für die gesamte EU gilt).

Ist die deutsche Bild-/Wortmarke äquivalent zur Unionsmarke in der EU? Welche Pflichten hat man, wenn man eine Marke in der EU anmelden möchte?

Dr. Ruben A. Hofmann: Wie oben schon dargestellt, werden Marken in einem gewissen Territorium geschützt. Die deutsche Marke gilt in Deutschland und die Unionsmarke gilt in der Europäischen Union (Aufpassen: Die Schweiz und England gehören nicht dazu). Die Unionsmarke ist teurer als die deutsche Marke, hat aber den Vorteil, dass sie mehr Länder umfasst. Was das Startup braucht, hängt davon ab wo es geschäftlich aktiv sein möchte.
Was sind die Pflichten? Das Startup muss entscheiden, wo es seine Marke anmeldet. Die deutsche Marke wird beim „Deutschen Patent und Markenamt (DPMA)“ in München angemeldet und die Unionsmarke beim „European Union Intellectual Property Office (EUIPO)“ in Alicante, Spanien.

Fazit: Die Unionsmarke ist äquivalent zu der deutschen Marke. Sie ist teurer, erfasst aber auch mehr Länder.

About Heuking Kühn Lüer Wojtek. Heuking Kühn Lüer Wojtek is on the top five of German commercial law firms. The company can help startups in all relevant legal questions, ranging from term-sheet negotiations to employee incentivization schemes or data protection regulation.

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